Juridische en fiscale aandachtspunten van overdracht van IE-rechten binnen een groep

Positionering intellectueel eigendom
IE-rechten worden veelal in eigendom gehouden door de onderneming die deze rechten ook daadwerkelijk gebruikt en exploiteert (werkmaatschappij). Dit is vaak het gevolg van het feit dat de IE-rechten door werknemers van de onderneming tot stand zijn gebracht, en daarmee op basis van de wet toekomen aan de onderneming. 

Het positioneren van IE-rechten in een werkmaatschappij brengt de nodige risico’s met zich. Zo kunnen eventuele schuldeisers van de onderneming hun vordering verhalen door beslag te leggen op de IE-rechten van de werkmaatschappij, omdat de IE-rechten onderdeel vormen van het vermogen van de werkmaatschappij. Verder kan de onderneming – in het bijzonder haar aandeelhouders – de controle over de IE-rechten verliezen ingeval de onderneming failliet wordt verklaard of in surseance van betaling komt te verkeren. In dat geval vallen de IE-rechten in de failliete boedel en kan de curator de IE-rechten aan een derde partij verkopen. Het plaatsen van IE-rechten in een separate vennootschap kan ook om andere redenen dan het ‘beschermen’ van de IE-rechten nuttig zijn: Het geeft de aandeelhouders de keuze om de IE-vennootschap (en daarmee de IE-rechten) al dan niet te behouden bij een verkoop van de werkmaatschappij. 

Om deze kwetsbaarheden te voorkomen en grip te houden op de – veelal waardevolle – IE-rechten, kiezen veel ondernemingen ervoor om hun IE-rechten te positioneren in een separate juridische entiteit. Vaak wordt dit geregeld door de IE-rechten over te dragen aan een holdingmaatschappij of aan een speciaal voor dat doel opgerichte IE-vennootschap. Ook wordt wel gekozen voor de afsplitsing van IE-rechten naar een nieuwe IE-vennootschap binnen de groep. Vervolgens verleent deze IE vennootschap een licentie (gebruiksrecht) aan de werkmaatschappij, al dan niet met het recht om sub-licenties te verlenen. Het is van belang om aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval te bepalen wat de beste wijze is om de IE-rechten te separeren van de werkmaatschappij. 

Aandachtspunten overdracht intellectuele eigendomsrechten
De wijze waarop de IE-rechten worden overgedragen, kan de nodige juridische en fiscale gevolgen hebben. In deze blog gaan wij in op de juridische en fiscale gevolgen van overdracht van IE-rechten binnen een groep. De juridische en fiscale gevolgen van de afsplitsing van IE-rechten zullen in een separate blog worden besproken (deel 2). 

Juridische aandachtspunten overdracht 
De overdracht van IE-rechten dient op grond van de wet aan een aantal eisen te voldoen. Zo vereist artikel 3:84 BW een geldige titel, een leveringshandeling en beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder. 

Leveringshandeling 
De overdracht dient op grond van de toepasselijke regelgeving te geschieden bij akte (vgl. artikel 2 Auteurswet, artikel 65 ROW, 2.31 lid 2 BVIE en 3:95 BW). Hiervoor is voldoende dat partijen een schriftelijke overeenkomst sluiten waarin de overdracht wordt overeengekomen. Een notariële akte is niet vereist. 

Als het gaat om registratie IE-rechten, zoals merkrechten en octrooirechten, is het van belang dat de overdracht wordt ingeschreven het betreffende register. De inschrijving is geen constitutief vereiste voor de overdracht. Dat betekent dat de overdracht plaatsvindt op het moment van de ondertekening van de overeenkomst van overdracht. De inschrijving is echter wel noodzakelijk voor de derdenwerking van de overdracht. Dat betekent in de regel dat de overdracht pas jegens derden kan worden ingeroepen na inschrijving van de overdracht in het register (vgl. artikel 65 lid 3 ROW). 

Geldige titel
De IE-rechten kunnen onder meer worden overgedragen ten titel van koop. Daarbij dient sprake te zijn van de overdracht tegen een vergoeding in geld. De titel dient duidelijk uit de akte blijken. Als partijen geen vergoeding hebben afgesproken, dan kan dit ongewenste gevolgen hebben.