1. Werk alleen met sublicenties als de licentieovereenkomst dit expliciet toestaat.
Het in strijd met de licentieovereenkomst verlenen van gebruiksrechten aan derden levert een toerekenbare tekortkoming (‘wanprestatie’) op jegens de rechthebbende en kan daarnaast ook een directe inbreuk op het in licentie gegeven intellectuele eigendomsrecht opleveren. Hiervoor kunt u door de rechthebbende worden aangesproken. Ook de sublicentienemer loopt in dat geval een risico; hij kan in dat geval door de rechthebbende worden aangesproken wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende.
Het is dus zowel voor de licentienemer als voor de sublicentienemer van belang dat de sublicentieovereenkomst goed aansluit bij de bepalingen van de oorspronkelijke licentieovereenkomst. Voordat u een sublicentieovereenkomst sluit doet u er dus goed aan te controleren of dit op grond van de licentieovereenkomst is toegestaan, en zo ja, onder welke voorwaarden.
Indien de licentieovereenkomst niks zegt over sublicenties, ontstaat een grijs gebied dat ogenschijnlijk misschien kansen biedt, maar dat in de praktijk voor alle betrokkenen alleen maar onzekerheden en onduidelijkheden oplevert. Afstemming met rechthebbende is dan wenselijk.
2. Geef de sublicentienemer niet meer rechten dan u zelf heeft.
Indien u uw sublicentienemer meer rechten geeft dan u volgens de licentieovereenkomst zelf hebt gekregen, kunt u jegens de rechthebbende aansprakelijk zijn voor de eventuele schade. Om dit te voorkomen is het van belang expliciet vast te leggen dat de verplichtingen die voor u als licentienemer gelden, ook voor de sublicentienemer gelden en dat u niet meer rechten verleent dan u zelf heeft. Denk daarbij in het bijzonder aan afspraken over:
- Het gebied (‘territorium’) waarvoor de licentie is verleend;
- Het toepassingsgebied of de ‘field of use’ waarvoor de in licentie gegeven rechten gebruikt mogen worden;
- Kwaliteitsverplichtingen en eventuele certificeringen;
- Aantallen producten die onder de licentie geproduceerd en geëxploiteerd mogen worden; en
- De duur en de beëindiging van de sublicentie.
3. Leg in de sublicentieovereenkomst uw auditrecht vast (en maak hier gebruik van).
Indien u de rechten die u via een licentie hebt gekregen aan een derde ter beschikking stelt, wilt u zeker weten dat deze derde op de juiste manier met deze rechten om gaat. Al is het maar omdat u er door de rechthebbende op aangesproken kan worden als uw sublicentienemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.
Een licentienemer doet er daarom goed aan om in een sublicentieovereenkomst een auditrecht op te nemen, en hier uiteraard vervolgens gebruik van te maken tijdens de samenwerking. Een auditrecht stelt u bovendien in staat om de door sublicentienemer opgegeven omzet en winst te controleren. Dit is uiteraard niet onbelangrijk als de door de sublicentienemer te betalen licentievergoeding afhankelijk is van de door hem genoten omzet en winst.
| Sublicenties Indien een licentienemer een andere partij inschakelt voor het exploiteren van de in licentie gegeven rechten, dient hij met deze derde een sublicentieovereenkomst te sluiten. De licentienemer verleent dan (een deel van) de aan hem gegeven rechten aan deze derde. De sublicentie kan betrekking hebben op het gebruik of de exploitatie van de in licentie gegeven rechten, in bijvoorbeeld een deel van het in licentie gegeven gebied, maar ook op de productie van producten die onder de licentie mogen worden gemaakt. Deze sublicentie is altijd afhankelijk van de licentieovereenkomst die de licentienemer met de rechthebbende van desbetreffende intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld patenten, merken of auteursrechtelijk beschermde werken) heeft gesloten en waarin hij het recht heeft gekregen om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken of te exploiteren. |
Meer weten?
Lisette Gotink (gotink@dirkzwager.nl) en Christel Jeunink (jeunink@dirkzwager.nl) zijn beide IE-advocaat en onze specialisten in alles wat te maken heeft met licentieovereenkomsten. Zij staan u graag te woord.
Dit is deel 4 van onze blogserie over licentieovereenkomsten. Over licentieovereenkomsten, licentievergoedingen en de reikwijdte van licenties hebben wij al een toelichting gegeven in deel 1, deel 2 en deel 3 van deze blogserie.
Gerelateerd
Innovatie
