Royalty betaling na verval van octrooirecht

Hoofdlicentieovereenkomst en sub-licentieovereenkomst

De gedaagde partij in deze procedure, een emeritus hoogleraar bij het Erasmus Medisch Centrum, heeft- kort samengevat - in samenwerking met Sandoz gewerkt aan een biomedische uitvinding, waarvoor Sandoz met instemming van gedaagde een generiek en een aanvullend octrooi heeft geregistreerd. Sandoz en gedaagde hebben daarbij in 1989 de afspraak gemaakt dat gedaagde – in ruil voor het toestaan van de octrooiregistratie op naam van Sandoz – een nog overeen te komen royalty zou ontvangen. Verder zou gedaagde het exclusieve recht verkrijgen onder het generieke octrooi met het recht om sub-licenties te verlenen. Gedaagde en Novartis, die Sandoz inmiddels had overgenomen, hebben vervolgens in de periode van 2003 tot 2006 (!) onderhandeld over de aan gedaagde te betalen royalty’s.

Na uitvoerige onderhandeling over de royalty bepalingen zijn gedaagde en Novartis in de hoofd-licentieovereenkomst – waarop Zwitsers recht van toepassing is - overeengekomen:

‘The duration of the royalty obligation shall be determined on a country by country basis. Royalties shall be payable quarterly from the First Commercial Sale of the Novartis Exclusive Product in a country (i) for the period such Novartis Exclusive Product’s use or sale is covered by a valid Patent Claim in such country, or (ii) for a period of ten (10) years from first Commercial Sales; and if both (i) and (ii) are applicable, for the longer of either.’

Gedaagde heeft vervolgens in 2007 aan Biosynthema een sub-licentie verstrekt ten aanzien van het generieke octrooi. De sub-licentieovereenkomst is grotendeels gelijk aan de hoofd-licentieovereenkomst, met dien verstande dat op de sub-licentieovereenkomst Nederlands recht van toepassing is. De duur van de royalty verplichting is identiek aan de bepaling die de hoofdlicentie-overeenkomst bevat. Biosynthema is op enig moment overgenomen door Advanced Accelerator Applications USA, Inc (‘AAA’) en heeft haar naam gewijzigd in AAA.

Verklaring voor recht

AAA stelt zich als sub-licentienemer op het standpunt - en vordert hiervoor in deze procedure een verklaring voor recht - dat zij niet langer gehouden is om royalty’s te betalen, onder meer omdat alle gesublicentieerde octrooien zouden zijn verlopen en de eerste verkoop van het product plaatsvond nadat de octrooien zijn verlopen. Ook zou AAA na haar overname door Novartis gebruik kunnen maken van de hoofdlicentieovereenkomst, als dochter in de vennootschapsrechtelijke structuur. Vanwege deze overname door Novartis zou AAA de sub-licentie niet nodig hebben gehad en ook niet gebruiken. Verder zou uitbetaling van de royalty’s aan gedaagde in strijd zijn met het Europese mededingingsrecht.

Gedaagde vordert in reconventie een verklaring voor recht dat AAA (wel) gehouden is tot betaling van royalty’s aan hem. Het gegeven dat AAA op enig moment in 2018 onderdeel is geworden van het Novartis concern doet volgens gedaagde niets af aan de contractuele verplichtingen die AAA als sub-licentienemer heeft jegens gedaagde.

Het oordeel van de rechtbank

Rechtbank stelt AAA in het ongelijk. De rechtbank beoordeelt de betekenis van de royalty bepaling aan de hand van het zogenaamde Haviltex-criterium voor de uitleg van (commerciële) overeenkomsten.

Dit Haviltex-criterium luidt als volgt:

Bij de uitleg van een overeenkomst die een commerciële overeenkomst is, gesloten tussen professioneel opererende partijen die over de inhoud van de overeenkomst hebben onderhandeld, terwijl de overeenkomst ertoe strekt de wederzijdse rechten en verplichtingen nauwkeurig vast te leggen, komt groot gewicht toe aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, maar kunnen de overige omstandigheden van het geval meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft immers de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

De rechtbank acht de totstandkomingsgeschiedenis van de royalty bepalingen van belang en kijkt daarbij met name terug naar de totstandkoming van de bepaling in de hoofdlicentieovereenkomst, ook omdat de bepalingen in de sub-licentieovereenkomst vrijwel identiek zijn en daarover niet tot nauwelijks onderhandeld is. De rechtbank stelt vast dat de partijen bij de hoofdlicentieovereenkomst zijn vertegenwoordigd door ter zake kundige juristen/advocaten en dat er meerdere concepten over en weer zijn gegaan. Het ging immers om een commerciële overeenkomst tussen de professioneel opererende partijen Novartis en gedaagde waarbij grote financiële belangen een rol speelden. Gelet op het Haviltex criterium kent de rechtbank grote betekenis toe aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen van de royalty bepaling.

De rechtbank beoordeelt vervolgens alle onderdelen van de royalty bepaling en komt tot de slotsom dat hetgeen onder (i) is bepaald zich niet voordoet omdat de octrooien inmiddels zijn vervallen (‘for the period such Novartis Exclusive Product’s use or sale is covered by a valid Patent Claim in such country’), dat hetgeen onder (ii) is bepaald zich wel voordoet (‘for a period of ten (10) years from first Commercial Sales’), en dat er royalty’s verschuldigd zijn indien (i) óf (ii) zich voordoet en dat dit geldt over een periode van 10 jaar vanaf de eerste verkoop van het product en dat het niet de verkoop hoeft te zijn in een land waar een octrooi heeft gegolden.

AAA dient derhalve royalty’s te betalen op grond van de sub-licentieovereenkomst. AAA heeft door de overname van BioSynthema de licentierechten van BioSynthema verworven, maar BioSynthema – inmiddels AAA geheten - dient daarvoor onder de sub-licentieovereenkomst aan gedaagde royalty’s te betalen. Ook die verplichting heeft zij overgenomen en moet dus door AAA worden nagekomen. Ten aanzien van de rol van Novartis stelt de rechtbank:

‘Het is een achteraf redenering en min of meer een toevalligheid dat Novartis - die haar deel van de royalty’s uit hoofde van de Hoofdlicentieovereenkomst betaald moet krijgen van de entiteit die het octrooi/licentie tegen betaling van royalty's heeft mogen gebruiken (AAA) - inmiddels de entiteit heeft overgenomen die de royaltyverplichting moet nakomen. Deze omstandigheid wijzigt echter niets aan de verplichtingen van AAA onder de Sublicentieovereenkomst.’

Brulotte uitspraak van Amerikaanse Supreme Court van toepassing?

AAA probeert nog onderuit haar betalingsverplichting uit te komen met een beroep op de Brulotte uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court, waaruit een bepaling van bijzonder dwingend recht zou volgen ten aanzien van royalty betalingen na het verval van octrooirechten.

Op grond van de Brulotte-uitspraak geldt dat de exclusieve rechten op een uitvinding gedurende de beperkte periode van octrooi beschermd zijn en als die periode verlopen is de uitvindingen tot het publieke domein behoren. Met deze regel wordt het belang van het publiek gediend om na het verstrijken van een beperkte periode van octrooi, van de uitvinding gebruik te kunnen maken. Deze aard en strekking liggen aldus de rechtbank ook ten grondslag aan het Nederlandse en Europese octrooirecht.

De rechtbank beoordeelt vervolgens of de interpretatie door het Hooggerechtshof ‘voorrang’ (in de zin van artikel 7 EVO) heeft op het toepasselijke Nederlandse recht. Dat is volgens de rechtbank niet het geval. Volgens de rechtbank laat het Hooggerechtshof de mogelijkheid open dat deferred payments for use during the pre-expiration period wel zouden zijn toegestaan. Dit brengt volgens de rechtbank mee dat dat de bepaling waarop AAA zich beroept niet kwalificeert als een bepaling van bijzonder dwingend recht. Daarvan is slechts sprake indien het gaat om een uitzonderlijke bepaling waaraan voor de handhaving van de politieke, sociale of economische organisatie van de betrokken derde staat zoveel belang wordt gehecht, dat zij moet worden nageleefd door iedereen die zich op het nationale grondgebied van deze lidstaat bevindt, en voor elke daarin gesitueerde rechtsbetrekking. De door AAA aangehaalde Amerikaanse jurisprudentie inzake (onder meer) Brulotte behelst volgens de rechtbank niet zo een uitzonderlijke bepaling. Het uitgangspunt van het octrooirecht in Amerika en Nederland/Europa is gelijk, maar bij overeenkomst kan daarvan in bepaalde mate worden afgeweken.

Het beroep van AAA op deze Amerikaanse jurisprudentie slaagt derhalve niet.

Het kartelverbod

Volgens het kartelverbod zijn overeenkomsten verboden die een merkbare concurrentiebeperking als doel of gevolg hebben. indien een afspraak met concurrentiebeperkend doel is vastgesteld, staat daarmee tevens vast dat de concurrentiebeperking merkbaar is.

AAA stelt zich op het standpunt dat de verplichting tot betaling van royalty’s na verloop van het octrooi een concurrentiebeperkend doel heeft onder meer omdat (i) AAA de overeenkomst niet direct kan opzeggen, en (ii) de royaltyverplichting de productiekosten verhoogt zonder economische rechtvaardiging (van het octrooi).

Daarbij verwijst AAA naar het Ortung-arrest van het Hof van Justitie van de EU waarin het heeft geoordeeld:

“Een clausule van een octrooilicentieovereenkomst, op grond waarvan het verboden is de geoctrooieerde produkten te vervaardigen en in de handel te brengen, nadat de overeenkomst na afloop van de geldigheidsduur van het octrooi door opzegging is beëindigd, valt niet onder het verbod van artikel 85, lid 1, van het Verdrag [het kartelverbod], tenzij uit de economische en juridische context van de overeenkomst volgt, dat deze de handel tussen de Lid-Staten merkbaar ongunstig kan beïnvloeden.”

De door het Hof van Justitie van de EU bedoelde (concurrentiebeperkende) juridische en economische context was in dit geval naar het oordeel van de rechtbank Amsterdam afwezig. Sterker nog, de rechtbank Amsterdam lijkt te oordelen dat de verplichting tot betaling van royalty’s na afloop van het octrooi concurrentiebevorderend werkt.

AAA was namelijk niet direct vanaf het moment van licentiering een vergoeding verschuldigd omdat het geneesmiddel toentertijd (in verband met de lange ontwikkelperiode) nog niet op de markt kon worden gebracht. Als AAA wel al vanaf het moment van licentiering een royaltyvergoeding verschuldigd was dan had zij het geneesmiddel mogelijk niet ontwikkeld. De royaltyverplichting na verloop van het octrooi is daarmee een (economisch gerechtvaardigde) uitgestelde betaling van de royalty’s. Uitgestelde betaling voor een octrooilicentie na verloop van de octrooitermijn komt onder die omstandigheden niet in strijd met het kartelverbod mits de betalingsverplichting maar niet oneindig kan doorlopen, zoals bevestigd door het Hof van Justitie in het Genentech-arrest.

“Artikel 101 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat krachtens een licentieovereenkomst als aan de orde in het hoofdgeding, de licentienemer wordt verplicht royalty’s te betalen voor het gebruik van een geoctrooieerde technologie gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst, wanneer het in licentie gegeven octrooi nietig wordt verklaard of daarop geen inbreuk wordt gemaakt, indien de licentienemer deze overeenkomst binnen een redelijke termijn vrij kon opzeggen.”

Slotsom

De uitspraak leert dat als overeenkomsten gesloten zijn tussen commerciële partijen en adviseurs en juristen betrokken zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst, een grote waarde wordt gehecht aan de tekst van de overeenkomst bij de uitleg daarvan. Een royalty vergoeding kan doorlopen na het verval van de in licentie gegeven octrooien, mits dit maar niet oneindig het geval is.

Voor vragen over licentieovereenkomsten, royalty bepalingen en het mededingingsrecht kunt u contact opnemen met Sjaak van der Heul en Christel Jeunink