Merkenrecht: parallelimport, doorverkoop, verpakkingen en reclame

Parallelimport

Parallelimport is het gevolg van prijsverschillen van goederen, zoals schoenen, kleding, parfum, cosmetica alsook andere producten zoals gereedschap, sportartikelen en industriële producten. Inkopers kopen producten buiten Nederland goedkoper in dan hier, verkopen ze tegen een bepaalde prijs en profiteren zo van prijsverschillen.

Merkproducten

De merkenwetgeving bepaalt dat een merkhouder niet het recht heeft om zich te verzetten tegen merkgebruik, waaronder de verhandeling van merkproducten, indien die producten eerder door of met toestemming van de merkhouder ‘in het economisch verkeer’ (in de handel) zijn gebracht. Dit heet uitputting van het merkrecht.

Producten die eerder door de merkhouder in de handel zijn gebracht, mogen vervolgens vrij worden verhandeld. Dat is het uitgangspunt, dus ook indien er prijsverschil is en het gaat om goederen die geïmporteerd worden. Maar er zijn uitzonderingen.

Europese markt

De bovenstaande uitgangspunten gelden alleen voor de EU (vrij verkeer van goederen). Indien een partij merkproducten wordt ingekocht in de Verenigde Staten of China, deze producten vervolgens worden ingevoerd en verkocht in Europa of de Nederlandse mark, dan kan de merkhouder daartegen optreden. Deze vorm van parallelimport is verboden. Parallelhandel binnen de EER is wel toegestaan.

Bewijslast

De handelaar (inkoper of importeur) heeft de bewijslast van zogenoemde uitputting. Omdat dat in de praktijk vaak niet eenvoudig is, zijn er ook daarop weer enkele uitzonderingen geformuleerd, bijvoorbeeld als er nationale markten dreigen te worden afgeschermd wanneer de handelaar met de bewijslast zit opgescheept. Toestemming van de merkhouder moet in beginsel per product zijn gegeven of herleidbaar zijn.

Niet-officiële wederverkoper

Er zijn diverse uitzonderingen op merkrechtelijke uitputting aanvaard in de rechtspraak, bijvoorbeeld bij de verdere verhandeling door niet-officiële wederverkopers. Parallelimport kan zorgen voor onrust binnen het bestaande stelsel van selectief of exclusief distributeurs of het merk aantasten. Per geval moet worden bekeken of de merkhouder al dan niet kan optreden.

De regel is dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt, voor die producten reclame mag magen op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze, tenzij wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval de reputatie van het merk ernstig wordt geschaad. Er kan ook een gegronde reden aanwezig zijn, dus merkinbreuk, indien de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de merkhouder en de verkoper.

Ompakking en het gebruik van verpakkingen

Ook bij het ompakken van merkproducten is de vraag of de merkhouder merkhouder kan optreden. Het openbreken van bijvoorbeeld (plastic) cellofaan en/of opnieuw (slordig) verpakken, zal in het algemeen niet snel toelaatbaar zijn voor luxe producten indien de verpakking voor de uitstraling van het imago zorgt.

Ook als de toestand van waren verslechtert, mag het ompakken niet. Volgens de rechtsleer kan daarvan sprake zijn bij (in de kledingbranche:) het aan spijkerbroeken geven van een gedragen uiterlijk, (in de non-food:) het maken van speelgoed van bierblikjes, (bij luxegoederen:) het verfraaien van merkhorloges, (bij dranken: het verwijderen van etiketten van flessen whisky en deze vervangen door kopieën of door dezelfde labels) etc. Bij reparaties van merkproducten speelt deze vraag ook.

De beoordeling zal dus geval tot geval en per soort product en de sector- of branche(gebruiken) moeten plaatsvinden.

Twee voorbeelden

Hierna bespreken wij twee voorbeelden van doorverkoop van merkproducten.

In de eerste merkenrechtszaak kwam de vraag aan de orde of de doorverkoop van tandragers (medische producten) van TePe, die de handelaar van een andere verpakking had voorzien (omgepakt), toelaatbaar was. De omgepakte producten zijn bestemd voor Nederlandse tandartsen. De handelaar heeft deze echter zowel in andere aantallen aangeboden alsook aan consumenten.

De rechtbank oordeelt dat dit verboden is:

Het staat een merkhouder in beginsel vrij om te bepalen in welke aantallen en voor welke prijs zij haar producten wil aanbieden aan consumenten, en om haar marketing zo vorm te geven dat zij haar product aan bepaalde groepen binnen een lidstaat (zoals tandartspraktijken) tegen korting levert, bijvoorbeeld ter promotie van haar product

Ook is lange tijd nagelaten om op de omgepakte producten te vermelden dat de handelaar degene was die het product had omgepakt en om duidelijk te vermelden wie de fabrikant van de producten is: ‘Die accuraatheid is wel van belang, omdat de consument bij problemen met het product moet weten welke onderneming daarvoor verantwoordelijk is.’ Ook had de handelaar de merkhouder niet in kennis gesteld van het ompakken. In algemene zin merkt de rechter nog op dat indien ‘een product aan bepaalde wettelijke (of uit andere regelgeving voortvloeiende) vereisten moet voldoen, zoals een gebruiksaanwijzing en eventuele waarschuwingen, het aan de ompakker is om ervoor te zorgen dat ook het omgepakte product aan die vereisten voldoet. Ook moet de ompakker ervoor zorgen dat de producten kunnen worden teruggeroepen als er iets mee aan de hand zou zijn (via de zogenaamde batchnummers). Als dat allemaal niet op orde is, kan het gevolg zijn dat de reputatie van de merkhouder door de ompakking wordt geschaad.’

In het tweede geval bedient de merkhouder zich van een selectief distributiestelsel. Bepaalde cosmetica producten worden doorverkocht (middels internetverkoop) in een speciale omdoos. Daarop staan vele (luxe-)merken vermeld. De rechtbank oordeelt dat dit niet mag, want ‘door de combinatie van de Merken met een veelheid aan bij elkaar geplaatste tekens die gelijk zijn aan de (over het algemeen) luxe cosmetica- en parfummerken, alle weergegeven met een ‘eigen’ dikte en grootte van letters vergelijkbaar met de daarbij horende beeldmerken, nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de herkomst van de verschillende merken, oftewel bij de verschillende merkhouders en de door die merkhouders opgebouwde reputatie, waaronder die van de Merken. Tegelijkertijd wordt die reputatie, door het voor wat betreft lettertype en kleur integreren van de Merken en de verschillende aan merken gelijke tekens met de huisstijl van Easycosmetic en de prominente plaats van haar handelsnaam en slogan naast en omringd door al die aan merken gelijke tekens, toegetrokken naar (de onderneming van) Easycosmetic. Het hiervoor omschreven gebruik van de Merken door Easycosmetic op de Verpakkingsdozen levert op die manier het overhevelen van de aantrekkingskracht en de reputatie van de Merken naar Easycosmetic op, zodanig dat daarmee bij het publiek - dat niet gewend is aan deze wijze van adverteren - de suggestie kan worden gewekt van een economische band met de merkhouder. Dit wordt versterkt doordat het merkgebruik plaatsvindt na een specifieke aankoop en ook los staat van de aanbieding van een specifiek product. Dit merkgebruik door Easycosmetic op de Verpakkingsdozen gaat op deze manier verder dan het aankondigen van de verdere verhandeling van uitgeputte waar en daarmee verder dan het bereiken van het doel van de uitputtingsregel. Easycosmetic kan zich voor het gebruik van de Merken op de Verpakkingsdozen dan ook niet op die regel beroepen.’

Wat is van toepassing?

Uit het voorgaande blijkt dat de merkrechtelijke regels voor parallelimport, doorverkoop en reclame omvangrijk zijn. Wat van toepassing is, verschilt ook per product. Er kunnen bovendien meerdere uitzonderingen van toepassing zijn. Er zijn zelfs specifieke regels over bewijslastverdeling bij gerechtelijke procedures. Ook bij het ompakken, of het gebruik van merkverpakkingen, en de gemaakte reclame is het van belang kennis te nemen van de regels uit het merkenrecht.

Joost Becker, advocaat merkenrecht