Merk- en handelsnamen van restaurants

Merk- en handelsnamen

Een merk dient ter onderscheiding van bepaalde waren of dienstverlening van een onderneming. Een handelsnaam is de naam van een onderneming.

Merkrecht

Een merkrecht kan verkregen worden door inschrijving voor de Benelux, Europa of internationaal, afhankelijk van de activiteiten van de onderneming. Restaurant diensten worden separaat genoemd als klasse (zie bijvoorbeeld klasse 43). Zonder merkinschrijving is er geen juridische actie mogelijk, zoals een verbod in kort geding of bodemprocedure wegens merkinbreuk.

Handelsnaamrecht

Een handelsnaamrecht wordt normaliter verkregen door gebruik van de handelsnaam, hetgeen kan blijken uit aanduidingen van de handelsnaam op het pand, de website, social media etc. De inschrijving van een handelsnaam in het KvK-register is in beginsel niet bepalend voor het verkrijgen van handelsnaamrechten. Dit geldt in tegenstelling tot een merk, waarvoor een inschrijving nodig is.

Rechtszaken over merk- en handelsnamen van restaurants

Een twee recente uitspraken over merk- en handelsnamen van restaurants blijkt hoe de rechter omgaat met merk- en handelsnamen.

Uit het eerste vonnis blijkt dat er een geschil over de naam van het restaurant El Gaucho. M&V stelt dat dit inbreuk oplevert op haar merkrechten, ingeschreven sedert 1988, voor waren en diensten in onder meer klasse 43. El Gaucho stelt echter dat zij (in Leiden) nog eerder een Argentijns grillrestaurant is begonnen onder die naam. Zij verweert zich dan ook met een ouder handelsnaamrecht, stellende 1) dat deze naam gebruikt is in het economisch verkeer, 2) ouder is, 3) plaatselijke betekenis heeft en 4) erkend is in de Nederlandse wet. Daarbij is de ontstaansgeschiedenis van het restaurant toegelicht. Volgens El Gaucho betekent dat dat M&V het haar niet kan verbieden gebruik te maken van de naam El Gaucho voor haar restaurant in Leiden. De rechter volgt dit betoog in het vonnis in deze bodemprocedure.

Restaurant El Gaucho voert bovendien aan de beeldmerken van M&V niet normaal gebruikt zijn. De rechter gaat ook hierin mee. Dit betreft namelijk twee oude logo’s, die slechts gebruikt zijn in een glasgravure van een restaurant in Amsterdam, als versiering. Ook kwalificeert de rechter het gebruik van het oude logo op de website als niet normaal gebruik. Het in licentie geven van de merken wordt in deze zaak eveneens niet als normaal gebruik van het merk gekwalificeerd.

Het woordmerk van M&S is wel geldig, maar de rechtbank oordeelt dat dit een jonger merk is ten opzichte van de oudere handelsnaam van het restaurant van El Gaucho. In het vonnis komt nog ter sprake dat er nooit een akte is opgemaakt om deze handelsnaam (van de eenmanszaak in 2018 naar een B.V.) over te dragen. De rechter oordeelt echter dat het duidelijk is wie de handelsnaam ononderbroken is gevoerd, welke onderneming het gaat, duidelijk is wie deze feitelijk gebruikt (voor het restaurant).

Eetcafé-zaak: wel inbreuk op merk- en handelsnamen

In een andere zaak was de rechtbank wél van oordeel dat er sprake is van inbreuk door merk- en handelsnamen. Het betreft de merk- en handelsnaam Yam Yam Rijssen voor een eetcafé. In die zaak was van belang dat de aard van de ondernemingen identiek is, omdat bij beide sprake is van een eetcafé dat vrijwel dezelfde producten en diensten aanbiedt, de ondernemingen niet ver uit elkaar liggen en beide ondernemingen online te vinden zijn zodra op de woorden ‘Yam Yam’ wordt gezocht. Uit voorbeelden van verwarring en de bereikbaarheid van beide ondernemingen via internet volgt afdoende dat gevaar voor verwarring te duchten is, aldus de rechter.

‘Yam Yam’ was ook ingeschreven als merk. Gelet op de overwegingen van de rechtbank ten aanzien van de handelsnamen van beide ondernemingen, is de rechtbank van oordeel dat met het gebruik van het woordmerk “Yam Yam” in de handelsnamen ook sprake is van merkrechtelijke verwarringsgevaar.

De gedaagde partij voerde tijdens deze juridische procedure nog aan dat hij reeds vóór de inschrijving van het merk rechtmatig gebruik maakte van zijn handelsnamen. De rechtbank volgt dat verweer echter niet, omdat gedaagde naar het oordeel van de rechtbank inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Yam Yam.

De rechtbank komt dus in deze zaak tot de conclusie dat gedaagde met zijn naam inbreuk maakt op zowel het handelsnaamrecht als het merkrecht van Yam Yam.

Conclusie

Het komt vaker voor dat een bepaalde naam wordt beschermd door zowel merk- als handelsnaamrechten. In dat geval kunnen dus meerdere regimes van het merk- en handelsnaamrecht tegelijk van toepassing zijn.

Joost Becker, advocaat merk- en handelsnaamrecht