De Hoge Raad heeft in een
arrest van 25 oktober 2013 bevestigd dat de auteursrechten op de vormgeving van voor de handel bestemde producten in beginsel berust bij de opdrachtgever en niet bij de ontwerper. Dit wordt ook wel opdrachtgeversauteursrecht genoemd. Ondanks deze op zichzelf heldere uitspraak doet dit opdrachtgeversauteursrecht verwarring en vragen rijzen, omdat het een bron van met elkaar conflicterende rechten in stand laat. Ik behandel eerst de casus en de uitspraak van de Hoge Raad en ga daarna in op die conflicterende rechten.
De casus, een nagemaakte vuurkorf met verpakking en wikkel
De casus gaat over de vormgeving van een vuurkorf, de verpakking daarvan en een wikkel. De vuurkorf en de verpakking zijn in opdracht van de fabrikant Esschert Design B.V. gemaakt door een derde, de ontwerper. De wikkel is gemaakt door een werknemer van Esschert.
Kort geding bij de rechtbank: niet beschermde vormgeving
Een concurrent, S&S Import en Export B.V., komt met een nagenoeg identieke vuurkorf, verpakking en wikkel op de markt. Esschert start een procedure tegen S&S om die concurrerende producten uit de markt en de schade vergoed te krijgen. Esschert beroept zich op zijn auteursrechten en op slaafse nabootsing (onrechtmatige daad). In kort geding bij de rechtbank verliest Esschert de zaak in eerste aanleg, de vorderingen worden afgewezen omdat de vormgeving te zeer technisch bepaald is zodat er geen auteursrechtbescherming aan kan worden toegekend. De slaafse nabootsingsclaim faalt ook, omdat daarvoor een onderzoek gedaan moet worden naar de vormgeving van de rest van de markt van vuurkorven en dat de scope van een kort geding te buiten gaat, aldus de rechter.
In hoger beroep: vormgeving wel beschermd door auteursrecht
Esschert gaat met succes in hoger beroep. De vuurkorf, de verpakking en de wikkel zijn wel auteursrechtelijk beschermd volgens het Hof. Binnen de grenzen, die bepaald worden door de functionele eisen van de vuurkorf, is er nog ruimte voor creatieve keuzes van de ontwerper. S&S heeft bovendien op het punt van die creatieve keuzes onvoldoende afstand genomen van de door Esschert gegeven (creatieve) invulling . Zo komt het Hof tot de conclusie dat S&S inbreuk pleegt op de auteursrechten van Esschert.
Rusten de auteursrechten bij de ontwerper of de fabrikant?
S&S voert als verweer voorts aan dat de auteursrechten op de vuurkorf en de verpakking niet bij de fabrikant Esschert liggen maar bij de ontwerper. Dit verweer van S&S is kennelijk gebaseerd op het uitgangspunt van de Auteurswet, dat de auteursrechten in beginsel rusten bij de maker van het werk. In dit geval zou dat de ontwerper zijn en niet de fabrikant. Op dat uitgangspunt worden in de Auteurswet enkele uitzonderingen gemaakt, zoals het werkgeversauteursrecht. Bovendien kan het auteursrecht door de ontwerper zijn overgedragen aan de fabrikant/opdrachtgever.
Ten aanzien van de wikkel heeft het Hof een werkgeversauteursrecht van de fabrikant Esschert aangenomen. Het werkgeversauteursrecht kan echter niet gelden voor de vuurkorf en de verpakking, omdat die door een zelfstandige ontwerper zijn gemaakt die niet in dienst was bij de fabrikant. De fabrikant heeft bovendien zich niet beroepen op overdracht van auteursrechten door de ontwerper aan hem.
Artt. 3.8 en 3.29 BVIE: opdrachtgeversauteursrecht
De fabrikant Esschert heeft zich echter op een andere uitzondering beroepen, namelijk op een bepaling over auteursrechtbescherming in het BeneluxVerdrag inzake de Intelectuele Eigendom (BVIE) dat o.a. het voor de gehele Benelux geldende modellenrecht regelt. Daarin staan ook regels omtrent het auteursrecht op de vormgeving van voor de handel bestemde producten. Het gaat om de artikelen 3.8 en 3.29 BVIE. Die bepalen kort gezegd dat de auteursrechten (net als de modelrechten) op door een ontwerper in opdracht gemaakte vormgeving van voor de handel bestemde producten toekomen aan de opdrachtgever en niet aan de ontwerper, tenzij anders is afgesproken.
Op grond van deze bepalingen stelt de fabrikant Esschert, als opdrachtgever, de auteursrechthebbende te zijn ten aanzien van de vormgeving van de vuurkorf en de verpakking. Het Hof honoreert deze stelling van de fabrikant .
In cassatie bij de Hoge Raad
S&S gaat in cassatie. Zij voert onder andere aan dat de vuurkorf en de verpakking niet als modellen zijn geregistreerd en niet is onderzocht of er überhaupt voldaan wordt aan de vereisten voor een beschermd model: nieuwheid en eigen karakter. Volgens S&S moet ook aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter worden voldaan om voor auteursrechtbescherming onder het BVIE in aanmerking te kunnen komen.
Niet vereist dat de vormgeving als model beschermd is
De Hoge Raad verwerpt dit argument van S&S, omdat de artikelen 3.8 en 3.29 BVIE niet als eis stellen dat er sprake is van een beschermd model, maar slechts de eis dat er sprake is van een model. Artikel 3.1 lid 2 BVIE definieert een model als het "uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan". Lid 3 bepaalt: " het uiterlijk van een voortbrengsel wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan." Tussen partijen staat vast dat de vuurkorf en de verpakking een model in deze zin zijn.
Dat het opdrachtgevers auteursrecht in de zin van artikelen 3.8 en 3.29 niet alleen geldt voor ingeschreven modellen maar ook voor niet ingeschreven modellen is hiermee door de Hoge Raad bevestigd, in navolging van een uitspraak in 2009 van het Hof Amsterdam. Dat het auteursrecht ook kan gelden voor niet ingeschreven modellen is bovendien door het Hof van Justitie van Europa in 2011 reeds uitgemaakt in het arrest Flos/Cemeraro.
Opdrachtgeversauteursrecht voor productvormgeving
Conclusie: de Hoge Raad erkent opdrachtgeversauteursrecht op grond van de in Benelux geldende regels van het BVIE. Benadrukt moet worden dat dit beperkt is tot de vormgeving van voor de handel bestemde producten.
Conflict met het Europese modellenrecht?
S&S had in cassatie nog aangevoerd dat dit opdrachtgeversauteursrecht niet te verenigen is met het exclusieve modelrecht van de ontwerper op grond van de voor geheel Europa geldende Gemeenschapsmodellenverordening. Dat leidt er toe, aldus het argument van S&S, dat verschillende personen exclusieve rechten op de productvormgeving kunnen doen gelden: de ontwerper heeft in de gehele EU een modelrecht op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening en de opdrachtgever heeft in de Benelux het auteursrecht. Die verschillende exclusieve rechten zijn niet met elkaar te verenigen, aldus S&S. De Hoge Raad gaat daar echter niet in mee. Volgens de Hoge Raad laat de Gemeenschapsmodellenverordening de lidstaten vrij om auteursrechten toe te kennen aan een model. Er wordt niets geregeld in de verordening aan wie dat auteursrecht moet toekomen. Zodoende is er voor de lidstaten ruimte om naar eigen inzicht nationale regels daarvoor te geven. Volgens de Hoge Raad is het opdrachtgeversauteursrecht van het BVIE daarom net in strijd met de Gemeenschapsmodellenverordening.
Uitspraak Hoge Raad laat verwarrende situatie bestaan
Tegen dit formele standpunt van de Hoge Raad valt in beginsel niet veel in te brengen, anders dan dat het de onbevredigende situatie in stand laat dat twee verschillende personen exclusieve rechten kunnen doen gelden op dezelfde productvormgeving. In het bijzonder bij niet ingeschreven modellen leidt dit tot verwarrende situaties en mogelijk ook tot conflicterende rechten. Op die niet ingeschreven modellen is in de Benelux namelijk zowel de Gemeenschapsmodellenverordening als het BVIE van toepassing. Op grond van de verordening is in deze gevallen de ontwerper de exclusief rechthebbende (modelrecht), terwijl op grond van het BVIE de opdrachtgever de exclusief rechthebbende is via het opdrachtgeversauteursrecht van de artikelen 3.8 en 3.29 BVIE.
Waar ligt de oplossing voor het dilemma van conflicterende rechten?
Dit dilemma werd eerder in de literatuur al gesignaleerd naar aanleiding van het hierboven genoemde arrest van het Hof Amsterdam. De toen gesuggereerde oplossing was een wijziging of afschaffing van het BVIE. De haalbaarheid daarvan werd echter als niet realistisch bestempeld.
De vraag is of het opdrachtgeversauteursrecht op grond van het BVIE wel in overeenstemming is met het geharmoniseerde Europese auteursrecht. Het Europese auteursrecht kent als uitgangspunt dat de schepper van het auteursrechtelijk beschermde werk als de maker (de rechthebbende) moet worden gezien. Voor zover ik weet kent het Europese auteursrecht niet een uitzondering op deze regel in de vorm van een opdrachtgeversauteursrecht zoals in het BVIE wordt gegeven.
De doelstelling van het Europese auteursrecht is om de interne markt te bevorderen. Het Benelux opdrachtgeversauteursrecht lijkt mij hiermee niet te verenigen. In de verschillende lidstaten van de EU kunnen immers verschillende personen exclusieve rechten doen gelden op hetzelfde auteursrechtelijk beschermde werk, zonder dat er overdracht van auteursrechten heeft plaatsgevonden en zonder dat er sprake is van de bijzondere situatie van werkgeversauteursrecht (een door de Europese wetgever erkende uitzonderingsmogelijkheid op nationaal niveau). Gezien de expliciete bewoordingen van het BVIE valt niet uit te sluiten dat de strijdigheid met Europees auteursrecht , dat geharmoniseerd is via EU-richtlijnen, niet kan worden opgelost met richtlijnconforme interpretatie van de bepalingen in het BVIE. Uitleg contra legem van nationale regels om te voldoen aan Europees recht is ontoelaatbaar. Maar misschien geeft Europese druk net het zetje dat voor de politiek nodig is voor aanpassing van het BVIE.
In de onderhavige zaak kon de Hoge Raad de kwestie af doen op de formele manier zoals aangegeven. De vraag over strijdigheid met het geharmoniseerde Europese auteursrecht was niet aan de Hoge Raad voorgelegd. Het valt te hopen dat de Nederlandse of de Belgische rechter die vraag de volgende keer wel voorgelegd krijgt en vervolgens zal doorspelen aan het Hof van Justitie van de EU. Alleen advocaten zijn gebaat bij rechtsregels die verwarring oproepen en tegenstrijdige exclusieve rechten creëren.
De casus, een nagemaakte vuurkorf met verpakking en wikkel
De casus gaat over de vormgeving van een vuurkorf, de verpakking daarvan en een wikkel. De vuurkorf en de verpakking zijn in opdracht van de fabrikant Esschert Design B.V. gemaakt door een derde, de ontwerper. De wikkel is gemaakt door een werknemer van Esschert.
Kort geding bij de rechtbank: niet beschermde vormgeving
Een concurrent, S&S Import en Export B.V., komt met een nagenoeg identieke vuurkorf, verpakking en wikkel op de markt. Esschert start een procedure tegen S&S om die concurrerende producten uit de markt en de schade vergoed te krijgen. Esschert beroept zich op zijn auteursrechten en op slaafse nabootsing (onrechtmatige daad). In kort geding bij de rechtbank verliest Esschert de zaak in eerste aanleg, de vorderingen worden afgewezen omdat de vormgeving te zeer technisch bepaald is zodat er geen auteursrechtbescherming aan kan worden toegekend. De slaafse nabootsingsclaim faalt ook, omdat daarvoor een onderzoek gedaan moet worden naar de vormgeving van de rest van de markt van vuurkorven en dat de scope van een kort geding te buiten gaat, aldus de rechter.
In hoger beroep: vormgeving wel beschermd door auteursrecht
Esschert gaat met succes in hoger beroep. De vuurkorf, de verpakking en de wikkel zijn wel auteursrechtelijk beschermd volgens het Hof. Binnen de grenzen, die bepaald worden door de functionele eisen van de vuurkorf, is er nog ruimte voor creatieve keuzes van de ontwerper. S&S heeft bovendien op het punt van die creatieve keuzes onvoldoende afstand genomen van de door Esschert gegeven (creatieve) invulling . Zo komt het Hof tot de conclusie dat S&S inbreuk pleegt op de auteursrechten van Esschert.
Rusten de auteursrechten bij de ontwerper of de fabrikant?
S&S voert als verweer voorts aan dat de auteursrechten op de vuurkorf en de verpakking niet bij de fabrikant Esschert liggen maar bij de ontwerper. Dit verweer van S&S is kennelijk gebaseerd op het uitgangspunt van de Auteurswet, dat de auteursrechten in beginsel rusten bij de maker van het werk. In dit geval zou dat de ontwerper zijn en niet de fabrikant. Op dat uitgangspunt worden in de Auteurswet enkele uitzonderingen gemaakt, zoals het werkgeversauteursrecht. Bovendien kan het auteursrecht door de ontwerper zijn overgedragen aan de fabrikant/opdrachtgever.
Ten aanzien van de wikkel heeft het Hof een werkgeversauteursrecht van de fabrikant Esschert aangenomen. Het werkgeversauteursrecht kan echter niet gelden voor de vuurkorf en de verpakking, omdat die door een zelfstandige ontwerper zijn gemaakt die niet in dienst was bij de fabrikant. De fabrikant heeft bovendien zich niet beroepen op overdracht van auteursrechten door de ontwerper aan hem.
Artt. 3.8 en 3.29 BVIE: opdrachtgeversauteursrecht
De fabrikant Esschert heeft zich echter op een andere uitzondering beroepen, namelijk op een bepaling over auteursrechtbescherming in het BeneluxVerdrag inzake de Intelectuele Eigendom (BVIE) dat o.a. het voor de gehele Benelux geldende modellenrecht regelt. Daarin staan ook regels omtrent het auteursrecht op de vormgeving van voor de handel bestemde producten. Het gaat om de artikelen 3.8 en 3.29 BVIE. Die bepalen kort gezegd dat de auteursrechten (net als de modelrechten) op door een ontwerper in opdracht gemaakte vormgeving van voor de handel bestemde producten toekomen aan de opdrachtgever en niet aan de ontwerper, tenzij anders is afgesproken.
Op grond van deze bepalingen stelt de fabrikant Esschert, als opdrachtgever, de auteursrechthebbende te zijn ten aanzien van de vormgeving van de vuurkorf en de verpakking. Het Hof honoreert deze stelling van de fabrikant .
In cassatie bij de Hoge Raad
S&S gaat in cassatie. Zij voert onder andere aan dat de vuurkorf en de verpakking niet als modellen zijn geregistreerd en niet is onderzocht of er überhaupt voldaan wordt aan de vereisten voor een beschermd model: nieuwheid en eigen karakter. Volgens S&S moet ook aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter worden voldaan om voor auteursrechtbescherming onder het BVIE in aanmerking te kunnen komen.
Niet vereist dat de vormgeving als model beschermd is
De Hoge Raad verwerpt dit argument van S&S, omdat de artikelen 3.8 en 3.29 BVIE niet als eis stellen dat er sprake is van een beschermd model, maar slechts de eis dat er sprake is van een model. Artikel 3.1 lid 2 BVIE definieert een model als het "uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan". Lid 3 bepaalt: " het uiterlijk van een voortbrengsel wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan." Tussen partijen staat vast dat de vuurkorf en de verpakking een model in deze zin zijn.
Dat het opdrachtgevers auteursrecht in de zin van artikelen 3.8 en 3.29 niet alleen geldt voor ingeschreven modellen maar ook voor niet ingeschreven modellen is hiermee door de Hoge Raad bevestigd, in navolging van een uitspraak in 2009 van het Hof Amsterdam. Dat het auteursrecht ook kan gelden voor niet ingeschreven modellen is bovendien door het Hof van Justitie van Europa in 2011 reeds uitgemaakt in het arrest Flos/Cemeraro.
Opdrachtgeversauteursrecht voor productvormgeving
Conclusie: de Hoge Raad erkent opdrachtgeversauteursrecht op grond van de in Benelux geldende regels van het BVIE. Benadrukt moet worden dat dit beperkt is tot de vormgeving van voor de handel bestemde producten.
Conflict met het Europese modellenrecht?
S&S had in cassatie nog aangevoerd dat dit opdrachtgeversauteursrecht niet te verenigen is met het exclusieve modelrecht van de ontwerper op grond van de voor geheel Europa geldende Gemeenschapsmodellenverordening. Dat leidt er toe, aldus het argument van S&S, dat verschillende personen exclusieve rechten op de productvormgeving kunnen doen gelden: de ontwerper heeft in de gehele EU een modelrecht op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening en de opdrachtgever heeft in de Benelux het auteursrecht. Die verschillende exclusieve rechten zijn niet met elkaar te verenigen, aldus S&S. De Hoge Raad gaat daar echter niet in mee. Volgens de Hoge Raad laat de Gemeenschapsmodellenverordening de lidstaten vrij om auteursrechten toe te kennen aan een model. Er wordt niets geregeld in de verordening aan wie dat auteursrecht moet toekomen. Zodoende is er voor de lidstaten ruimte om naar eigen inzicht nationale regels daarvoor te geven. Volgens de Hoge Raad is het opdrachtgeversauteursrecht van het BVIE daarom net in strijd met de Gemeenschapsmodellenverordening.
Uitspraak Hoge Raad laat verwarrende situatie bestaan
Tegen dit formele standpunt van de Hoge Raad valt in beginsel niet veel in te brengen, anders dan dat het de onbevredigende situatie in stand laat dat twee verschillende personen exclusieve rechten kunnen doen gelden op dezelfde productvormgeving. In het bijzonder bij niet ingeschreven modellen leidt dit tot verwarrende situaties en mogelijk ook tot conflicterende rechten. Op die niet ingeschreven modellen is in de Benelux namelijk zowel de Gemeenschapsmodellenverordening als het BVIE van toepassing. Op grond van de verordening is in deze gevallen de ontwerper de exclusief rechthebbende (modelrecht), terwijl op grond van het BVIE de opdrachtgever de exclusief rechthebbende is via het opdrachtgeversauteursrecht van de artikelen 3.8 en 3.29 BVIE.
Waar ligt de oplossing voor het dilemma van conflicterende rechten?
Dit dilemma werd eerder in de literatuur al gesignaleerd naar aanleiding van het hierboven genoemde arrest van het Hof Amsterdam. De toen gesuggereerde oplossing was een wijziging of afschaffing van het BVIE. De haalbaarheid daarvan werd echter als niet realistisch bestempeld.
De vraag is of het opdrachtgeversauteursrecht op grond van het BVIE wel in overeenstemming is met het geharmoniseerde Europese auteursrecht. Het Europese auteursrecht kent als uitgangspunt dat de schepper van het auteursrechtelijk beschermde werk als de maker (de rechthebbende) moet worden gezien. Voor zover ik weet kent het Europese auteursrecht niet een uitzondering op deze regel in de vorm van een opdrachtgeversauteursrecht zoals in het BVIE wordt gegeven.
De doelstelling van het Europese auteursrecht is om de interne markt te bevorderen. Het Benelux opdrachtgeversauteursrecht lijkt mij hiermee niet te verenigen. In de verschillende lidstaten van de EU kunnen immers verschillende personen exclusieve rechten doen gelden op hetzelfde auteursrechtelijk beschermde werk, zonder dat er overdracht van auteursrechten heeft plaatsgevonden en zonder dat er sprake is van de bijzondere situatie van werkgeversauteursrecht (een door de Europese wetgever erkende uitzonderingsmogelijkheid op nationaal niveau). Gezien de expliciete bewoordingen van het BVIE valt niet uit te sluiten dat de strijdigheid met Europees auteursrecht , dat geharmoniseerd is via EU-richtlijnen, niet kan worden opgelost met richtlijnconforme interpretatie van de bepalingen in het BVIE. Uitleg contra legem van nationale regels om te voldoen aan Europees recht is ontoelaatbaar. Maar misschien geeft Europese druk net het zetje dat voor de politiek nodig is voor aanpassing van het BVIE.
In de onderhavige zaak kon de Hoge Raad de kwestie af doen op de formele manier zoals aangegeven. De vraag over strijdigheid met het geharmoniseerde Europese auteursrecht was niet aan de Hoge Raad voorgelegd. Het valt te hopen dat de Nederlandse of de Belgische rechter die vraag de volgende keer wel voorgelegd krijgt en vervolgens zal doorspelen aan het Hof van Justitie van de EU. Alleen advocaten zijn gebaat bij rechtsregels die verwarring oproepen en tegenstrijdige exclusieve rechten creëren.
Gerelateerd
Intellectueel Eigendom
