Na eerdere
uitspraken over adword gebruik voor namaak producten, stelt het Europese Hof van Justitie in een nieuw
arrest regels voor adword gebruik bij wederverkoop van (echte) merkproducten. Deze uitspraak is in de praktijk van belang voor elke vorm van wederverkoop van producten op Internet, waarbij zoekwoorden, keywords, of soortgelijke vormen van reclame worden gebruikt.
De zaak Portakabin
Primakabin verhuurt en verkoopt tweedehands door merkhouder Portakabin vervaardigde units mobiele bouwsystemen. Primakabin maakt daarbij gebruik van het zoekwoord ‘portakabin’ en kleine verschrijvingen daarop. Indien ‘portakabin’ via een zoekopdracht in Google wordt ingevoerd, verschijnt een advertentie van Primakabin in de rubriek ‘gesponsorde links’ rechts of boven de zoekresultaten. De advertentie linkt door naar de website van Primakabin. Portakabin maakt daartegen bezwaar op grond van haar merk.
Het Hof oordeelt in lijn met de eerdere arresten, dat het gebruik van zoekwoorden waarin het merk van een ander is opgenomen niet is toegestaan indien het voor de internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is te weten of de geadverteerde producten van de merkhouder of een derde afkomstig zijn. Ook wanneer de advertentie de indruk wekt dat tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat, of daarover te vaag is, is het merkgebruik niet toegestaan. Volgens het Hof maakt het niet uit of in de tekst van de adword advertentie daadwerkelijk producten te koop worden aangeboden, of dat die verkoop enkel plaatsvindt via de website waarnaar wordt gelinkt. Het is niet relevant dat er kleine verschrijvingen worden gebruikt (in dit geval portacabin, portokabin en portocabin). Dus ook als er alleen op de gelinkte website producten worden aangeboden of er onbeduidende wijzigingen in het merk als zoekwoord zijn aangebracht kan er nog steeds sprake zijn van inbreuk.
Beroep op uitputting?
Primakabin voert het verweer dat zij reclame via adwords mag maken voor de door haar geadverteerde producten van Portakabin, omdat die door Portakabin al eerder op de Europese markt (de EER) in de handel zijn gebracht (de zogenoemde uitputtingsregel). Datzelfde geldt volgens Primakabin ook als zij de producten als gebruikt of tweedehands adverteert. In deze situaties van wederverkoop mag volgens Primakabin gebruik worden gemaakt van het merk Portakabin.
Het Hof oordeelt dat alleen wanneer er gegronde redenen zijn, de merkhouder het gebruik van het merk als adword mag tegengaan. Zo niet, dan heeft de wederverkoper het recht het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van de producten (nieuw of gebruikt) bij het publiek aan te kondigen. Wat zijn gegronde redenen voor de merkhouder?
Gegronde redenen
De merkhouder kan onder meer bij ernstige reputatieschade tegen de adverteerder optreden. Een dergelijke situatie zal zich in de regel niet snel voordoen. Daarnaast is er een gegronde reden indien de wederverkoper de indruk wekt dat er een economische band is tussen hem en de merkhouder, met name dat hij tot het distributienet van de merkhouder hoort of een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een dergelijke indruk is niet noodzakelijk voor de wederverkoop, aldus het Hof.
Uit deze regels volgt volgens het Hof dat in een situatie waarin sprake is van verboden gebruik van het merk als zoekwoord op internet, er geen beroep kan worden gedaan op de uitputtingsregel.
Aanbieden van tweedehands producten
Voor de verkoop van tweedehands producten geeft het Hof drie nadere toetscriteria. Ten eerste het belang van de wederverkoper en de consument, dat de verkoop van dit soort producten niet onnodig wordt beperkt. Volgens het Hof is er geen verboden gebruik van het merk als adword als de woorden ‘gebruikt’ of ‘tweedehands’ in de advertentie voorkomen.
Ten tweede de behoefte aan transparante communicatie over de herkomst van dergelijke producten. Indien er debranding van tweedehands aangeboden producten plaatsvindt (merk verwijderen en vervangen door een ander merk of bedrijfsnaam) is het gebruik van het (verwijderde) merk als adword niet geoorloofd.
Ten derde, indien ook andere dan de tweedehands gemerkte producten door de adverteerder worden aangeboden, terwijl alleen het merk in de adword advertentie voorkomt. Ten aanzien van dit element oordeelt het Hof dat de wederverkoper van tweedehands producten die gespecialiseerd is in de verkoop van die producten zijn potentiële klanten deze informatie moeilijk kan meedelen zonder van het merk gebruik te maken. Merkgebruik in adwords is dan toegestaan, tenzij de wederverkoop van de andere dan de tweedehands gemerkte producten gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.
Conclusie
Al met al betekent de nieuwe uitspraak dat (nagenoeg) elk gebuik van adwords in een wederkoop situatie aan de regels van het Portakabin-arrest moet worden getoetst. Als de advertentie dubbelzinnig is, niet duidelijk over de herkomst van de geadverteerde waren of de hoedanigheid adverteerder zelf, lijkt al snel tegen het gebruik van adwords op grond van een merk te kunnen worden opgetreden. Hetzelfde geldt indien ten onrechte de indruk van een economische band wordt gewekt tussen de merkhouder en de wederverkoper of indien er sprake is van reputatieschade. Voor tweedehands artikelen geldt nog een specifiek regime waaraan getoetst moet worden.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
De zaak Portakabin
Primakabin verhuurt en verkoopt tweedehands door merkhouder Portakabin vervaardigde units mobiele bouwsystemen. Primakabin maakt daarbij gebruik van het zoekwoord ‘portakabin’ en kleine verschrijvingen daarop. Indien ‘portakabin’ via een zoekopdracht in Google wordt ingevoerd, verschijnt een advertentie van Primakabin in de rubriek ‘gesponsorde links’ rechts of boven de zoekresultaten. De advertentie linkt door naar de website van Primakabin. Portakabin maakt daartegen bezwaar op grond van haar merk.
Het Hof oordeelt in lijn met de eerdere arresten, dat het gebruik van zoekwoorden waarin het merk van een ander is opgenomen niet is toegestaan indien het voor de internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is te weten of de geadverteerde producten van de merkhouder of een derde afkomstig zijn. Ook wanneer de advertentie de indruk wekt dat tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat, of daarover te vaag is, is het merkgebruik niet toegestaan. Volgens het Hof maakt het niet uit of in de tekst van de adword advertentie daadwerkelijk producten te koop worden aangeboden, of dat die verkoop enkel plaatsvindt via de website waarnaar wordt gelinkt. Het is niet relevant dat er kleine verschrijvingen worden gebruikt (in dit geval portacabin, portokabin en portocabin). Dus ook als er alleen op de gelinkte website producten worden aangeboden of er onbeduidende wijzigingen in het merk als zoekwoord zijn aangebracht kan er nog steeds sprake zijn van inbreuk.
Beroep op uitputting?
Primakabin voert het verweer dat zij reclame via adwords mag maken voor de door haar geadverteerde producten van Portakabin, omdat die door Portakabin al eerder op de Europese markt (de EER) in de handel zijn gebracht (de zogenoemde uitputtingsregel). Datzelfde geldt volgens Primakabin ook als zij de producten als gebruikt of tweedehands adverteert. In deze situaties van wederverkoop mag volgens Primakabin gebruik worden gemaakt van het merk Portakabin.
Het Hof oordeelt dat alleen wanneer er gegronde redenen zijn, de merkhouder het gebruik van het merk als adword mag tegengaan. Zo niet, dan heeft de wederverkoper het recht het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van de producten (nieuw of gebruikt) bij het publiek aan te kondigen. Wat zijn gegronde redenen voor de merkhouder?
Gegronde redenen
De merkhouder kan onder meer bij ernstige reputatieschade tegen de adverteerder optreden. Een dergelijke situatie zal zich in de regel niet snel voordoen. Daarnaast is er een gegronde reden indien de wederverkoper de indruk wekt dat er een economische band is tussen hem en de merkhouder, met name dat hij tot het distributienet van de merkhouder hoort of een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een dergelijke indruk is niet noodzakelijk voor de wederverkoop, aldus het Hof.
Uit deze regels volgt volgens het Hof dat in een situatie waarin sprake is van verboden gebruik van het merk als zoekwoord op internet, er geen beroep kan worden gedaan op de uitputtingsregel.
Aanbieden van tweedehands producten
Voor de verkoop van tweedehands producten geeft het Hof drie nadere toetscriteria. Ten eerste het belang van de wederverkoper en de consument, dat de verkoop van dit soort producten niet onnodig wordt beperkt. Volgens het Hof is er geen verboden gebruik van het merk als adword als de woorden ‘gebruikt’ of ‘tweedehands’ in de advertentie voorkomen.
Ten tweede de behoefte aan transparante communicatie over de herkomst van dergelijke producten. Indien er debranding van tweedehands aangeboden producten plaatsvindt (merk verwijderen en vervangen door een ander merk of bedrijfsnaam) is het gebruik van het (verwijderde) merk als adword niet geoorloofd.
Ten derde, indien ook andere dan de tweedehands gemerkte producten door de adverteerder worden aangeboden, terwijl alleen het merk in de adword advertentie voorkomt. Ten aanzien van dit element oordeelt het Hof dat de wederverkoper van tweedehands producten die gespecialiseerd is in de verkoop van die producten zijn potentiële klanten deze informatie moeilijk kan meedelen zonder van het merk gebruik te maken. Merkgebruik in adwords is dan toegestaan, tenzij de wederverkoop van de andere dan de tweedehands gemerkte producten gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.
Conclusie
Al met al betekent de nieuwe uitspraak dat (nagenoeg) elk gebuik van adwords in een wederkoop situatie aan de regels van het Portakabin-arrest moet worden getoetst. Als de advertentie dubbelzinnig is, niet duidelijk over de herkomst van de geadverteerde waren of de hoedanigheid adverteerder zelf, lijkt al snel tegen het gebruik van adwords op grond van een merk te kunnen worden opgetreden. Hetzelfde geldt indien ten onrechte de indruk van een economische band wordt gewekt tussen de merkhouder en de wederverkoper of indien er sprake is van reputatieschade. Voor tweedehands artikelen geldt nog een specifiek regime waaraan getoetst moet worden.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
Gerelateerd
Intellectueel Eigendom
