De strijd tegen namaakproducten op Facebook

Tommy Hilfiger kleding

Kledingmerk Tommy Hilfiger had een dagvaarding laten uitgaan naar Facebook waarin wordt gevorderd dat Facebook inbreuken op haar auteursrechten en/of merkrechten zou staken, in het bijzonder door het (laten) plaatsen van advertenties en/of promotie-accounts op haar platforms voor beschermde kleding. Het gaat hier dus om een procedure tegen advertenties voor namaakproducten.

Tommy Hilfiger vorderde ook het treffen van maatregelen ter voorkoming dat dergelijke advertenties nog zouden verschijnen, en onder meer opgave van identificerende gegevens van de plaatsers ervan op het social media kanaal.

Maakt Facebook zelf inbreuk?

Voor zover het gaat om het beroep van Tommy Hilfiger op auteursrecht oordeelt de rechtbank van niet. De adverteerders delen de inhoud, weliswaar met inschakeling van de diensten van Facebook. Maar Facebook zelf pleegt daarmee geen inbreuk. Merkrechtelijk wordt geoordeeld dat Facebook zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het merkgebruik, niet zelf het merk gebruikt.

Onrechtmatig?

Tommy Hilfiger stelt verder dat er onrechtmatig wordt gehandeld door Facebook, door derden in de gelegenheid te stellen inbreuk te plegen op de Intellectueel Eigendoms-rechten en identificerende gegevens niet af te geven, maar Facebook komt in dit geval een beroep toe op de hosting-exceptie.

Met betrekking tot afgifte van identificerende gegevens oordeelt de rechtbank dat er weliswaar privacy belangen spelen maar daartegenover staan de evidente belangen van de merkhouder om inbreukmakende praktijken een halt toe te roepen, en haar reputatie te beschermen. Daarom is Facebook in beginsel gehouden de identificerende gegevens van de inbreukmakende accounts, voor zover zij daarover beschikt af te staan:

‘Deze verwerking van de persoonsgegevens is geoorloofd volgens art. 6 lid 1 onder f AVG. De verwerking van de gegevens is in het licht van het voorgaande noodzakelijk en tevens verenigbaar met het doel waarvoor zij zijn verzameld. Uit het gehele proces beschreven in r.o. 2.8 en de daarin besproken algemene voorwaarden is duidelijk dat een houder van een Facebook-account, alvorens hij/zij tot plaatsing van advertenties overgaat, verplichtingen aangaat waaronder het respecteren van rechten van intellectuele eigendom met onderkenning dat zijn gegevens kunnen worden afgegeven aan derden indien hij zich schuldig maakt aan inbreuk. Dat het doel van de verzameling van identificerende gegevens door Facebook daarom tevens ziet op het tegengaan van illegale praktijken, waaronder inbreuk op de rechten van derden, zal die gebruiker volstrekt helder moeten zijn geweest, zo al niet vanaf de aanmaak van de Facebook-account, dan in elk geval na aanmaak van de (zakelijke) advertentieaccount.’

Moet Facebook iets doen als tussenpersoon?

Op dit moment doet Facebook, naar haar stellingen, al veel om misbreuk van haar advertentiediensten te voorkomen. Zo heeft zij een uitgebreide set algemene voorwaarden opgesteld en screent zij de aangemelde advertenties proactief.

Ook doet Facebook op dit moment genoeg om de inbreuk na melding te beëindigen volgens de rechter. Het is echter de vraag of Facebook niet ook maatregelen zou moeten nemen om inbreuken te voorkomen.

De wet biedt mogelijkheden om een bevel aan te geven om preventieve maatregelen te nemen. De maatregelen mogen echter geen belemmering vormen voor legitiem handelsverkeer en mag internetgebruikers niet nodeloos de mogelijkheid ontzeggen om zich rechtmatig toegang tot beschikbare informatie te verschaffen. Een overkoepelend vereiste is ook dat de maatregelen een passend evenwicht tussen de betrokken belangen en grondrechten moeten verzekeren.

In een eerder kort geding tussen Tommy Hilfiger en Facebook, is Facebook bevolen om advertenties te weren met bepaalde kenmerken. Zo moet het merk in de advertentie voorkomen alsmede moet het gaan om (cumulatief) (i) een lage prijs of grote kortingen, (ii) een combinatie van 3 of 4 afbeeldingen, (iii) de website waarnaar de advertentie doorklikt moest anders zijn dan de website die in de advertentie werd genoemd, (iv) de omschrijving moest in gebrekkig Engels zijn of irrelevant voor de aangeboden artikelen, (v) vermelding van gratis bezorging en (vi) adverteerders moesten Facebook ‘community’-pagina’s zijn die kort voor het plaatsen van de advertentie waren aangemaakt.

Omdat filterteren niet automatisch kan plaatsvinden, zo wordt overwogen, komt dit in strijd met de wet. Facebook heeft tegelijk aangevoerd dat zij met haar werkwijze reeds meer dan 99% van de (mogelijk) inbreukmakende advertenties van Tommy Hilfiger tegenhoudt. Facebook zou dan namelijk actief moeten zoeken naar de inbreukmakende advertenties, hetgeen in strijd is met de wet. Bovendien is een dergelijk filter in de afweging van de grondrechten volgens de rechter niet te verantwoorden. Een dergelijke (handmatige) filter zou een "aanzienlijke last" zijn voor Facebook waardoor dit haar ondernemingsvrijheid (te veel) beperkt.

Aangezien het in kort geding opgelegde filter te ver gaat en in strijd is met de wet wordt Facebook in de huidige bodemprocedure veroordeeld om een minder vergaande filter aan te brengen, die eenvoudiger is in te richten en automatisch kan worden uitgevoerd. Facebook heeft nu het bevel opgelegd gekregen om te filteren op advertenties en promotie-accounts die identiek zijn aan de nader door Tommy Hilfiger gespecificeerde advertenties en promotie-accounts. Dat bevel (die filterverplichting) komt volgens de rechter niet in strijd met artikel 15 van de Richtlijn elektronische handel omdat het niet een algemene verplichting betreft en Facebook niet actief of autonoom hoe te (gaan) zoeken naar inbreuk.

Tot slot

In de huidige tijd waarin via social media veel wordt geadverteerd voor namaak producten en veel nepadvertenties worden verspreid is dit een heel interessante uitspraak. Facebook is immers gehouden om de identificerende gegevens van de inbreukmakende accounts te verstrekken. Ook is Facebook verplicht – zij het beperkt – om een filter aan te brengen om zo inbreukmakende advertenties te voorkomen. Of Facebook in hoger beroep gaat zal nog moeten worden afgewacht.

Joost Becker en Lorena van den Berg, advocaten Intellectueel Eigendomsrecht