De plaats van oudere rechten in het merkenrecht

Merkenrecht

Het merkenrecht beschermt de houder van dit exclusieve recht tegen verwarringsgevaar, en onder meer tegen meeliften op het merk en/of de aantasting daarvan (de zogenoemde inbreuk-criteria). In beginsel kan de rechthebbende op een (ouder) merk optreden tegen het gebruik daarvan door derden, die geen toestemming daarvoor hebben als merk, mits voldaan is aan de inbreuk-criteria. Tevens kan de merkhouder optreden tegen het gebruik van een (jongere) handelsnaam. Er bestaat een aantal uitzonderingen op het merkrecht, waaronder het recht om te refereren aan een merk. Er is ook één specifieke uitzondering voor oudere plaatselijke rechten.

Oudere handelsnaam?

De vraag is nu of dit ook een oudere handelsnaam kan zijn. Deze vraag komt aan de orde in het merkrechtelijk geschil over de naam van touringcarbedrijf ‘Amersfoort’s Bloei’. In die zaak stelt eiseres, op grond van een merkinschrijving uit 2008, dat CCC c.s. inbreuk maakt op diens merkrechten als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) en op handelsnaamrechten als bedoeld in de Handelsnaamwet (hierna: Hnw).

Verweer tegen merkrecht

CCC c.s. hebben zich tegen de merkinbreuk verweerd met onder meer een beroep op rechtsverwerking, en op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE bepaalt dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan ‘een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis’, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.

Arrest van het Hof

Het Hof heeft handelsnaamgebruik aangenomen op de touringcars door CCC c.s., in elk geval vanaf 2006, waarop op de naam was vermeld. Op deze grond heeft het Hof aangenomen, op grond van art. 2.23 lid 2 BVIE, dat merkinbreuk niet kon worden aangenomen. Het gevorderde bevel tot staking van merkinbreuk is daarmee ook afgewezen.

Ook heeft het Hof het beroep op rechtsverwerking aangenomen, wegens het -kort gezegd- 20 jaar lang gedogen van de activiteiten, en een langdurige samenwerking tussen partijen.

Hoge Raad: prejudiciële vragen

De zaak komt uiteindelijk bij de Hoge Raad, die zich over deze merkrechtelijke kwestie moet buigen. In het bijzonder wordt een oordeel verlangd over de uitleg van het begrip plaatselijke betekenis. In het kort komt het erop neer of een oudere handelsnaam hier ook onder kan vallen.

Naar het oordeel van de Hoge Raad bestaat gerede twijfel over het antwoord op de vraag wanneer aangenomen mag worden dat sprake is van een “ouder recht” zoals hiervoor bedoeld. Het Europese Hof van Justitie heeft zich daarover nog niet uitgelaten.

“Ouder recht”

De Hoge Raad overweegt:

‘3.3.6 Denkbaar is dat voor het aannemen van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling, voldoende is dat een derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht, zoals het hof heeft geoordeeld.

3.3.7 Denkbaar is ook dat voor het aannemen van een “ouder recht” vereist is dat op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving (in dit geval art. 6:162 BW), het gebruik dat de merkhouder van het merk maakt kan worden verboden.’

De Hoge Raad herinnert er in dit verband aan dat in de Merkenrichtlijn ook is bepaald dat elke lidstaat kan bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien en voor zover het gebruik van het merk op grond van een ander ouder recht kan worden verboden.

De vraag is volgens de Hoge Raad ook nog of van belang is, of de merkhouder een nóg ouder recht heeft met betrekking tot het als merk gedeponeerde teken, en, zo ja, of op grond van dit nog oudere recht het gebruik van het gestelde “ouder recht” van die derde kan worden verboden.

De Hoge Raad stelt dan de volgende vragen van uitleg aan het Hof van Justitie EU:

‘Is voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” van een derde als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken richtlijn 2008/95/EG

1. a) voldoende dat die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht; of
2. b) vereist dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouder kan verbieden?
3. Is bij de beantwoording van vraag 1 nog van belang of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft ten aanzien van het als merk ingeschreven teken en zo ja, of de merkhouder op grond van dit nog oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde “ouder recht” kan verbieden?’

Wij houden de ontwikkelingen op dit vlak van het merkenrecht nauwlettend voor u in de gaten.

Joost Becker, advocaat merkenrecht